关于《商标法》第五次修订中说明商标使用情况的制度研究

本次《商标法》修订过程中，在第六十一条新增了五年说明商标使用情况的制度，其立法初衷在于加强商标管理，而增设该条款的合理性在于填补目前我国对于商标使用审查不足的立法漏洞和注册取得商标制度的固有缺陷，解决当前囤积商标现象显著的问题，摆脱实践困境，促进商标的使用，进一步推动社会主义市场经济的发展。

商标注册取得制度旨在通过促进权利人对商标的使用以提升商品或者服务的商誉，最终实现获得投资回报、促进社会经济发展的目的。但这一制度在实施的过程中产生了异化，出现了商标“囤积”“注而不用”等问题，扰乱了商品和服务市场。[1] 国家知识产权局指出，该问题的主要成因在于，商标制度设计“重注册，轻使用”，注册后对使用义务关注不够。现实中，大量商标“注而不用”，不发挥任何指示作用，未凝结任何商誉，[2] 导致商标资源被白白浪费。在商标创新过程中，有识别度的优质商标是十分少见的，能够成为驰名商标的更是凤毛麟角。在这些优质商标的权利人自己不使用，而想使用这些“注而未用”商标的人出于对侵权的担忧也不使用的情况下，大批可能发挥巨大商誉积累价值的商标被闲置，这并不利于市场经济的发展。

即使2019年发布的《规范商标申请注册行为若干规定》[3] 以及2021年的《商标审查审理指南》[4] 均列举出判断申请人使用意图的考量因素，但是这些规定是基于现行《商标法》第四条有关驳回不以使用为目的的恶意注册而产生的，因此多从否定性评价的角度判断申请人是否具有不以使用为目的的恶意注册意图，商标的撤销也多具有被动性。在实际的商标审查过程中，主观上的恶意和不以使用为目的难以通过形式审查予以排除，导致该条款很难发挥作用。本次修法过程中，在《修订草案》第六十一条规定了每五年说明使用的制度以及不履行义务可能产生的不良结果，即商标被监管机构主动注销或者撤销；同时，进一步对商标使用意图是否真实进行抽样监督，促进了对“僵尸”商标的清理工作，加强了商标管理。

商标要发挥其识别来源的作用关键在于通过在厂商与消费者之间形成以商标为核心的通信系统以实现商誉的积累，而商誉的积累中商标的使用不可或缺。增加五年说明使用制度有助于商标的使用，具有合理性。

第一， 《修订草案》第六十一条中对五年说明使用义务的要求可以填补在“撤三”制度和商标续展中对商标是否符合使用条件审查不足的漏洞，促进商标的使用。在商标续展的审查中，国家知识产权局多为形式审查，对商标的使用义务是否履行难以充分监督。如果仅凭续展中的审查来监督商标的使用，那么会有大量的“注而未用”的商标无法得到及时清理，无法实现《商标法》立法意图中积累商誉的目的。商标五年说明使用制度可以较好地填补这一漏洞，促进商标的使用。此外，商标续展每十年进行一次，而商标的“撤三”制度则是对三年不使用的“僵尸”商标进行清理。在这期间，还有很长一段时间监管不足，设置五年这样一个适中的说明使用情况期间，可以将商标续展制度和商标“撤三”制度进行良好的衔接，促进商标的充分使用。五年作为一个重要的商标商誉形成中的时间节点，在域外的法律规定中已有体现。[5] 美国《兰哈姆法》第1065条[6] 将五年规定为不容置疑的期间并将保证书提交的期间规定为五年；《德国商标和其他标志保护法》第51 条[7] 规定商标使用满五年不能被注销。同时，多数国家，例如德国和丹麦，将商标不使用可被撤销的年限规定为五年。这些国家的立法规定证明五年是商标运行过程中的重要转折点。此外，据统计，我国不少企业的经营年限也是五年，将说明使用制度规定为五年可以有效地保障商标识别商品来源的作用，具有合理性。商标的使用是《商标法》的根和魂，增加五年说明使用制度可以做到让使用这一要求贯穿商标的产生到终止，建立按需申请、注重使用、清除闲置的商标注册和使用秩序。

第二， 五年说明使用制度可以促进企业对防御性商标的使用，进一步激发商标市场的竞争活力。在实践中，许多企业出于避免自身品牌被“搭便车”的原因，会注册大量的防御性商标。对于这些使用率极低的商标，企业为了防止被他人提起撤销而丧失商标权，往往会采取每隔三年重复申请或者在被撤销后重新注册的手段来保证持续占有相应权利。一旦主动提交使用情况说明制度正式施行，将会使得这类的商标申请逐步减少，促进这些原本不被使用的商标重新焕发活力、积累商誉。[8]

第三，五年说明使用制度的规定可以填补商标注册取得制度的固有缺陷，促进商标的使用。我国作为商标注册取得制国家，注册是原始取得商标权的唯一途径。在这种商标权取得体制下，尽管法律一般同时规定商标权人的使用义务，但是仅仅通过使用并不能取得商标权。《发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法》第四条[9]、《日本商标法》第18 条[10]、《法国知识产权法典》第四条[11] 等条款均规定商标注册采用注册取得制。采用这种制度，使用并不能使使用人获得商标权，仅可以在善意的情况下获得商标在先使用权。这导致在商标注册取得制国家，商标的使用要求往往被忽视。虽然商标注册取得体制有诸多的优点，[12] 例如申请很快、成本很低等，[13] 但是，注册取得制有其致命的缺陷。[14]即在先申请制下，很难避免不道德的人未经许可申请他人已经实际使用或已经获得显著性的商标，同时囤积商标不用，阻止他人注册和使用，导致商标拥塞和耗尽。

因此，为避免纯粹注册取得制的缺陷，注册取得制往往也会考虑使用因素。例如，菲律宾规定注册时要求使用，日本规定明显无使用意图的商标在注册时可能被驳回，法国和英国[15] 规定连续三年或五年不使用可被申请撤销。部分商标法将实际使用的未注册商标视为商标注册甚至使用的障碍，[16] 日本[17] 等国家还规定在先使用的未注册商标可以附条件继续使用。我国已经有“撤三”制度和商标在先使用权制度，因此，本次修法过程中加入五年说明使用制度是对注册取得制度弊端的进一步完善，促进了权利人对商标的使用，符合商标竞争市场的发展规律。

即使本次修法中在第六十一条加入了五年说明商标使用情况的制度，但是根据《修订草案》第二十五的规定，[18] 我国商标制度依然坚持“申请在先”原则，此次引入商标使用规则更侧重于手段功效，而非动摇基石，是商标法基本原理的价值回归，而非对我国商标取得体制的变革。但是，即便如此，增设这一条款并非无用，其作为对于商标使用的监督手段而言具有合理性和必要性，可以填补“撤三”制度和商标续展中审查使用情况的不足。

《修订草案》中新增的五年说明使用制度为本次修法中的创新点，之前在《中华人民共和国商标法实施条例》（下称《实施条例》）中未作过类似规定。作为初次增设，本次修法中对该条款的规定过于笼统，尤其是未明确提交的商标使用情况说明中商标使用需要达到何种标准，对于国务院知识产权行政部门应当对说明的真实性进行随机抽查的抽查比例和方式规定不细致，[19] 欠缺可操作性，故无法有效解决商标“注而不用”问题。在现实中可能产生的情况是，企业为了应对商标说明使用制度而象征性地进行商标使用，例如仅在广告或者展示中列明商标，而不真实使用以实现积累商标商誉的目的。这将导致五年说明使用制度沦为一纸空文，无法发挥其增设所想产生的积极作用。此外，商标恶意注册与善意注册相比仅占少数，采用事前规制模式处理需要耗费大量的人力物力，造成商标部门工作量陡增现象，而少量抽查行为却难以保障不真实的说明及未实际使用的商标能得到及时处理。[20] 因此，如何建立适度的行政监督来排除恶意注册商标需要推敲，严苛的说明制度是否会增加善意注册商标权利人的负担是值得思考的。[21] 另外，对于具有正当理由未使用注册商标的情形，《修订草案》第六十一条并未规定，若直接适用《实施条例》第六十七条的相关规定，防御性商标的存在将会受到威胁。

即使五年说明使用制度可以增加对商标使用的监管，但是商标“注而不用”现象无法仅依靠说明商标使用情况的规定得以解决，因为该现象是注册取得制度的必然产物。[22] 在商标注册取得制下，商标的使用本就不是作为关键问题来看待的。不同于商标使用取得制国家中商标所有权的基本规则是使用优先权，推定使用的优先权可以被实际使用所推翻，[23] 在我国，即使有五年说明使用制度的规定，但在商标注册取得制的基本框架下，该规定也难以使使用要求达到立法所希望达到的重要性高度。此外，对未履行说明义务或者履行不到位的也并未规定很严重的后果，只是要求注册人补充说明，仍不满足要求才会产生注销或撤销的后果。这样迂回的要求将会导致该条款的增设难以达到预期效果。[24]

本次《商标法》修订过程中新增加的五年说明使用制度的规定，即使还存在规定不明晰，缺乏可操作性等问题，但是《修订草案》中对使用制度的进一步明确可见我国对于商标使用的重视，对我国《商标法》的发展有重大的现实意义。笔者拟对本次修法中五年说明使用制度提出完善建议，望对这一规定的实施产生促进作用。

本次《商标法》修订中，在第五条中增加了使用或者承诺使用的要求，但是并未规定如何证明使用。同为商标注册取得制国家，日本《商标法》第5 条第1 款[25] 和《商标审查基准》[26] 中有关必要文件提交的规定或可借鉴。[27] 在日本，申请人是否具有使用意图，主要通过申请人是否提交准备使用的业务计划书等来判断。[28] 业务计划书可以表明申请人是为生产经营活动投入了相当的成本还是仅为了应付审查而作出虚假陈述。[29] 我国作为商标注册取得制国家，在商标授予审查时可以要求申请人提交计划书，借此判断商标申请人的使用意图。同时，也可以将计划书作为五年说明使用制度开始的基础，审核商标权利人是否按照计划书的内容诚实善意地使用商标，以减轻五年说明使用制度的核查工作量。

此外，计划书对于申请人要求不宜过高[30]，因为在实践中，申请人很难对未来的商标使用进行全面而完整地规划。[31] 具体要求或可以参考美国《兰哈姆法》对外国申请人商标注册的规定，即必须说明其在美国使用该商标的真实意图，但无需证明实际使用情况即可获得注册。申请人需要提交意图使用申请，证明其善意意图是在所列商品或服务上使用该商标，申请应当包括一份经核实的使用意图声明。该声明在未来的五年说明使用制度中可以作为重要的参考依据。

本次《修订草案》中对使用说明制度中使用的标准亦未作明确规定。在未来实践中，实际使用的认定标准可以较为宽松，如包装照片、宣传手册等，都可以被单独作为商标实际使用的有效证据。[32] 使用可以是小规模销售后持续活动，然而，微不足道的销售额不计算在内，社会公众的商标使用行为也不能认定为商标权利人的使用，防止象征性的使用被认可为商标的使用，从而导致无法实现促进商标积累商誉的根本目的。[33] 同时，我国可以借鉴美日等国的经验，将商品研发、市场调查等作为使用的考量因素，多角度判断是否构成商标的使用。[34]

每五年说明使用制度在实际实施过程中会给权利人和相关行政部门增加很多负担。因此，需要在《实施条例》等配套规定中明确商标权人履行说明使用义务的具体方式，且应当尽量简便，以减轻商标权利人和行政部门的压力。例如，可以考虑建立商标使用情况说明网上提交审查规则，将“撤三”制度与说明使用情况制度进行衔接，允许当事人使用同一证据材料。为减轻行政部门的工作量，对于随机抽查规则的制定也可以适当借鉴美国“注册后审计计划”。在该计划中，美国将抽查比例定为每年约10%。[35] 这是较为合理的，符合效率与公平的权衡原则。

本次修法中并未将防御性商标排除出说明使用制度的对象范围，因此，从文义上讲，防御性商标也需要履行说明使用义务。但是，若防御性商标被定期清理，商标权利人的主动维权成本将会大大增加，这有可能迫使商标注册人通过提交虚假材料维持商标的有效性。因此，对于防御性商标，在审查的过程中应当作特殊情况予以考量，不作“一刀切”的规定。同时，对于恶意囤积商标的行为，目前的规范中所设计的惩罚措施缺乏力度，不足以震慑不诚信的商标权利人。因此，在《实施条例》和司法解释的进一步细化规定中要明确给予额外处罚，对不履行说明使用义务的权利人予以威慑。[36]